A proteção internacional à marca notoriamente conhecida
Um dos princípios que regem o direito marcário é o da territorialidade, com previsão expressa no art. 129 da Lei nº 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial). Essa norma dispõe que “a propriedade da marca se adquire pelo registro validamente expedido”, “sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional”.
Dessa norma decorre que o registro da marca no Brasil concede ao seu titular o direito de exclusividade apenas no território nacional, de modo que a proteção em outros países depende do registro em suas respectivas autoridades competentes1.
A principal exceção a esse princípio é a proteção internacional concedida às marcas notoriamente reconhecidas. Com efeito, o art. 6º Bis da Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, da qual o Brasil é signatário, dispõe:
Art. 6 Bis. Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca constitui reprodução de marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta. (Grifamos)
Essa disposição foi concretizada, na legislação nacional, no art. 126 da Lei da Propriedade Industrial, que prevê:
Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial2, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.
§ 1º A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço.
§ 2º O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.
Portanto, não é permitido, no Brasil, o registro de marca que tenha adquirido notoriedade internacional pela sua utilização por outra sociedade empresarial, tampouco a utilização da marca internacionalmente notória por outra companhia para produtos semelhantes. Da disposição acima mencionada, da Convenção de Paris, vê-se que a proteção à marca notória é ampla, autorizando inclusive a recusa ou invalidação de ofício do registro.
O cotejo dessas disposições com as decisões proferidas em dois casos concretos no âmbito do direito internacional marcário suscita relevantes questões, conforme se demonstrará.
Casos concretos envolvendo a proteção à marca notoriamente conhecida
O primeiro caso a ser mencionado é a disputa entre as empresas Gradiente e Apple perante a justiça brasileira. A Apple ajuizou ação contra a Gradiente e o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, requerendo a nulidade parcial do registro da marca “G Gradiente Iphone”, registrada pela Gradiente em 2008. Embora tenha sido registrada apenas em 02/01/2008, o pedido de registro da marca pela empresa Gradiente ocorreu em 2000, antes do lançamento do produto “iPhone” pela Apple, em 2007. Assim, a Gradiente requereu o registro da marca “G Gradiente Iphone” quando a marca “iPhone” da Apple ainda não era notória.
Pretendendo comercializar o celular iPhone no Brasil, a Apple sustentou que o termo “Iphone”, na marca da empresa Gradiente, tinha natureza meramente descritiva, significando apenas que o aparelho celular conta com acesso à internet. Não deveria haver, assim, exclusividade da empresa Gradiente na utilização da palavra “Iphone” isoladamente, devendo ser autorizado o seu uso também no produto da Apple. Desse modo, a Apple requereu a inclusão de ressalva, no registro da empresa Gradiente, de que a marca “G Gradiente Iphone” não englobava o direito de exclusividade no uso da expressão “iphone” de forma isolada.
Ao julgar o caso (ainda pendente de julgamento perante o Supremo Tribunal Federal), o Superior Tribunal de Justiça3 decidiu pelo afastamento da exclusividade do uso da expressão “iphone” de forma isolada pela Gradiente. Para isso, considerou que, apesar da natureza meramente sugestiva do termo “iphone”, a Apple conseguiu, mediante sua atuação internacional, alçá-lo à categoria de marca notória, enquadrando-se assim na exceção ao princípio da territorialidade.
Desse modo, entendeu-se que a superveniência da notoriedade da marca utilizada por uma companhia em âmbito internacional deveria conduzir à invalidação parcial do registro feito previamente por outra sociedade no Brasil, de modo a evitar o desvio ilegal de clientela e o proveito econômico parasitário.
O segundo caso que envolveu a proteção internacional à marca notória é a disputa entre a companhia norte-americana McDonald’s e a companhia irlandesa Supermac. A Supermac iniciou sua atuação na Irlanda em 1978 e, com o passar dos anos, passou a ter interesse em expandir sua rede para outros países da União Europeia. Assim, requereu à European Union Intellectual Property Office – EUIPO, em 2014, o registro da marca “SUPERMAC’S”.
Ocorre que o McDonald’s apresentou pedido de oposição ao registro da marca, por entender que a marca “SUPERMAC’S” teria grandes similaridades com diversas marcas registradas anteriormente por ele, quais sejam: “McDonald’s”, “Mc”, “MCFISH”, “MCTOAST”, “MCMUFFIN”, “McRIB”, “McFLURRY”, “CHICKEN Mc NUGGETS”, “BIG MAC”, “McCOUNTRY”, “McBites”, “McDouble” e “McWRAP”4.
Em sua decisão, a EUIPO realizou cotejo principalmente em relação à marca “BIG MAC”, registrada em 1996, que teria maiores similaridades com a marca que se pretendia registrar, “SUPERMAC’S”. A autoridade entendeu que, embora as marcas fossem semelhantes, não haveria similaridade suficiente para confundir os consumidores em relação aos dois produtos e às duas companhias. Para a EUIPO, o termo “SUPERMAC’S” dificilmente seria confundido com a série de marcas do McDonald’s, compostas pela combinação do prefixo “Mc” com um dos ingredientes dos produtos. Além disso, a autoridade levou em consideração o fato de que o McDonald’s não teria demonstrado a notoriedade de sua marca “BIG MAC” (em caixa alta) no âmbito da União Europeia.
Assim, a EUIPO concluiu que a marca “SUPERMAC’S” poderia ser registrada na União Europeia, em razão da baixa probabilidade de que os consumidores a associassem com as marcas do McDonald’s. Além disso, a EUIPO decidiu que o McDonald’s manteria o direito de exclusividade de uso apenas da marca “Big Mac” em caixa baixa, enquanto a marca “BIG MAC” em caixa alta poderia ser usada por outras companhias5.
Como se vê, os dois julgamentos concluíram que a ausência de demonstração da notoriedade da marca previamente registrada conduz à perda do direito de exclusividade de uso pela companhia que a registrou. A diferença entre os casos é que, no caso Gradiente x Apple, a companhia que requereu o registro posteriormente (Apple) possuía notoriedade internacional, enquanto no caso McDonald’s x Supermac, a companhia que requereu o registro posteriormente (Supermac) não possuía notoriedade internacional.
Circunstâncias que devem ser levadas em consideração na análise de casos concretos envolvendo registro prévio e ganho de notoriedade internacional de marcas
Como mencionado, o art. 6º bis da Convenção de Paris, da qual o Brasil é signatário, impede o registro de marca notoriamente conhecida internacionalmente. Dos casos concretos narrados acima, extrai-se que a proteção constante do referido dispositivo se estende aos casos em que a notoriedade da marca é adquirida posteriormente ao seu registro por outra companhia. Portanto, o ganho de notoriedade internacional de uma marca por uma companhia produz efeitos no direito de exclusividade decorrente do seu prévio registro por outra companhia, que não promoveu a notoriedade.
Entretanto, a decisão sobre casos concretos que envolvam a dinâmica da disputa entre o direito de exclusividade decorrente de prévio registro de marca e o direito à utilização de marca notoriamente conhecida internacionalmente deve levar em consideração algumas circunstâncias dos casos concretos.
Como destacado pela decisão da EUIPO, “the distinctiveness of the earlier mark is one of the factors to be taken into account in the global assessment of likelihood of confusion”6. Ou seja, para a decisão sobre o caso concreto, é necessário analisar se a marca registrada anteriormente é ou não notória, por se tratar de aspecto importante para avaliar a probabilidade de confusão dos consumidores em relação aos produtos e às companhias.
Além disso, deve-se levar em consideração eventual desídia da companhia que ganhou notoriedade em promover o prévio registro da marca em outros países nos quais pretendia atuar futuramente. É comum que as companhias, vislumbrando a possibilidade de atuar em outros países vistos como estratégicos, neles promovam o registro de sua marca nesses países, como forma de viabilizar e anteceder sua efetiva entrada no país.
Segundo Eugênio Staub, fundador da Gradiente, a intenção da companhia ao registrar a marca “G Gradiente iphone”7 no Brasil foi justamente a expectativa futura de lançamento do produto no país:
A intenção, desde aquela época, era fazer uma linha de smartphones com acesso à internet. Não era realidade, mas a gente sabia que viria a ser. (…)
A Gradiente não utilizou a marca iphone até o momento porque sua prioridade foi promover a reestruturação de sua operação e permitir a retomada de seus negócios. Esse retorno aconteceu no início de 2012, com o anúncio da Companhia Brasileira de Tecnologia Digital (CBTD), responsável pelo arrendamento e gestão das marcas da Gradiente.
Desse modo, será relevante analisar as possíveis consequências da inércia da companhia que ganhou notoriedade internacional em efetuar o registro prévio de sua marca no país em que viria a atuar. Tal conduta não foi adotada pela Apple que, apesar de ter lançado o iPhone internacionalmente em 2007, apenas em 2013 ajuizou a ação para obter a anulação parcial do registro da Gradiente no Brasil.
Outro aspecto a ser considerado na análise do problema jurídico é que, nos termos do art. 5º, inciso XXIX, da Constituição Federal, a proteção à marca deverá levar em consideração o interesse social. Um dos objetivos do direito marcário é a proteção ao consumidor, que “poderá identificar mais facilmente a origem do produto que consome, permitindo assim, reclamar algum direito sobre o produto comprado, se necessário, como no caso de defeito ou má prestação de serviço, além de permitir que o consumidor exclua ou inclua um determinado produto ou serviço da sua “nuvem de consumo”.”8
Tal relação entre a propriedade industrial e a proteção ao consumidor foi ressaltada no julgamento, pelo STJ, do Recurso Especial nº 1.688.243/RJ (2017/0199428-8)9, nos seguintes termos:
No que diz respeito às marcas, sua proteção não tem apenas a finalidade de assegurar direitos ou interesses meramente individuais do seu titular, mas objetiva, acima de tudo, proteger os adquirentes de produtos ou serviços, conferindo-lhes subsídios para aferir a origem e a qualidade do produto ou serviço, tendo por escopo, ainda, evitar o desvio ilegal de clientela e a prática do proveito econômico parasitário. Assim pode ser resumida a função social da marca à luz da Constituição Federal e da Lei 9.279/96.
Portanto, o interesse comum de que as marcas conduzam os consumidores, com maior facilidade, à identificação da companhia que produz ou distribui determinado produto deve ser levado em consideração no dilema jurídico sob análise.
Necessário considerar-se, ainda, que a proteção à marca advém da necessidade de respeito ao primado de defesa da concorrência, sendo esse um dos princípios fundadores do direito marcário. Nas palavras de Salomão Filho, “a complementariedade do direito industrial ao direto antitruste não é derrogatória. Pelas suas próprias origens recentes, de inspiração concorrencial, está e deve estar o direito industrial permeado pelos princípios concorrenciais. Antes que uma justificativa para a desaplicação do direto concorrencial, o direito industrial é um caso especial de sua aplicação”10. Nesse mesmo sentido está à disposição de Grau-Kuntz11, que entende que a proteção à marca, no ordenamento jurídico brasileiro, é um dos meios existentes para garantir o fomento à concorrência.
Assim, aspectos concorrenciais que podem influenciar o direito ao registro, à exclusividade e à utilização de marca, seja em relação ao prévio registro de marca não utilizada, seja em relação ao interesse público de que a marca internacionalmente notória seja comercializada em território nacional, também devem ser levados em consideração na análise do caso concreto.
Referências bibliográficas
BRASIL. Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial. 20/3/1883. Disponível em https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/anexo/and1263-94.pdf. Acesso em 27/7/2023.
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- GHESTI, Grace Ferreira. Direito Marcário. Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Universidade de Brasília – CDT/UNB. Brasília, 2016. ↩︎
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- BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. EREsp 1688243/RJ (2017/0199428-8). Documento 6 da petição inicial. Fls. 125 a 128. ↩︎
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- SALOMÃO FILHO, Curso de Direito Industrial, Direito Concorrencial e Interesse Público. Revista CEJ, n. 25, 2006. ↩︎
- GRAU-KUNTZ, K. O desenho industrial como instrumento de controle econômico do mercado secundário de peças de reposição de automóveis: uma análise crítica à recente decisão da Secretaria de Direito Econômico (SDE). Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, São Paulo, n. 145, p. 148-184, 2007. ↩︎
